Профессионально об актуальном: Залог прав на объекты интеллектуальной собственности

Материал подготовлен
с использованием нормативных
правовых актов по состоянию
на 10 августа 2020 г.

Банки Республики Беларусь активно конкурируют друг с другом в борьбе за клиента. Одним из конкурентных преимуществ в современных реалиях может быть развитие ценностного предложения для представителей сферы IT. Одним из возможных предложений является кредитование клиентов данной отрасли под залог прав на разработанное программное обеспечение (далее – ПО) и созданные базы данных. Для многих современных компаний ПО и базы данных являются основным капиталом и представляют собой нематериальный актив, который позволяет его обладателям добиваться конкурентных преимуществ.

В рамках ценностного предложения для представителей сферы IT предлагается кредитование под залог прав на:

• ПО без привязки к конкретным условиям/проектам, в которых это ПО функционирует, т.е. ПО, которое способно функционировать само по себе и выполнять возложенные на него задачи («коробочные продукты»);
• ПО, которое требует настройки/привязки к конкретным условиям/проектам, т.е. которое функционирует только после процедуры внедрения на стороне заказчика под конкретные настройки (специализированные программы);
• ПО, которое уже настроено и функционирует с привязкой к конкретному продукту/виду деятельности (например, специализированная система учета платежей оператора сотовой связи, платежные системы);
• программные комплексы;
• базы данных;
• автоматизированные системы управления (далее – АСУ);
• специализированные комплексы ПО, внедренные и функционирующие на различных web-сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (приносящие доход).

Терминологический экскурс

1. Из всего вышеописанного многообразия видов залога прав на перечисленные объекты («коробочные продукты», специализированные программы, ПО, которое уже настроено и функционирует с привязкой к конкретному продукту/виду деятельности, программные комплексы, базы данных, АСУ, специализированные комплексы ПО) юридически речь идет о залоге прав на два объекта:

• компьютерную программу;
• базу данных.

2. Компьютерная программа – представленная в объективной форме упорядоченная совокупность команд и данных, предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получения аудиовизуальных изображений и других результатов. Частью компьютерной программы являются включенные в компьютерную программу документы, детально описывающие функционирование компьютерной программы, в том числе взаимодействие с пользователем и внешними компонентами (ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон).

К объектам гражданских прав относятся (ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК):

• вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
• работы и услуги;
• нераскрытая информация;
• исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;
• нематериальные блага.

Таким образом, вещи, иное имущество, в том числе имущественные права (например, права требования) и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг являются отдельными, самостоятельными объектами гражданских прав.

К объектам интеллектуальной собственности относятся (ст. 980 ГК):

1) результаты интеллектуальной деятельности:

• произведения науки, литературы и искусства;
• исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• селекционные достижения;
• топологии интегральных микросхем;
• секреты производства (ноу-хау);

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:

• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• географические указания;

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.

В соответствии со ст. 993 ГК и ст. 6 Закона объекты авторского права – это в том числе и компьютерная программа. Охрана компьютерных программ распространяется на все виды компьютерных программ (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код (ст. 993 ГК).

Согласно ст. 992 ГК авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Таким образом, компьютерная программа является объектом авторского права. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности. Следовательно, компьютерная программа является произведением науки, литературы и искусства. Произведения науки, литературы и искусства являются результатом интеллектуальной деятельности и относятся к объектам интеллектуальной собственности. Следовательно, компьютерная программа является результатом интеллектуальной деятельности и относится к объектам интеллектуальной собственности. Компьютерная программа подлежит авторско-правовой охране, а не патентной охране.

Исходя из норм международных договоров, обязательных для Республики Беларусь, компьютерные программы охраняются как литературные произведения (ст. 4 Договора ВОИС по авторскому праву (подписан в г. Женеве 02.12.1996 – 20.12.1996).

3. База данных – совокупность данных или другой информации, выраженная в любой объективной форме, представляющая собой по подбору или расположению этих данных или другой информации результат творческого труда (ст. 4 Закона). Согласно ст. 993 ГК базы данных являются объектом авторского права и представляют собой составные произведения. Составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектом авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

В соответствии со ст. 14 Закона базы данных охраняются как составные произведения. Охрана, предоставляемая базе данных, не распространяется на содержащиеся в ней данные или другую информацию.

Автору сборника и других составных произведений (составителю) принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющие собой результат творческого труда (составительство) (ст. 11 Закона).

Предмет залога

В соответствии со ст. 317 ГК предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. По общему правилу залогодателем вещи может быть собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения или оперативного управления. Залогодателем же права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право (ст. 316 ГК).

Особенностям регулирования залога имущественного права (требования) посвящена ст. 339¹ ГК.

Итак, давайте разберемся, что же мы будем брать в залог? О каких правах идет речь?

Автору в отношении его произведения (в данном случае компьютерной программы или базы данных) принадлежат:

1) личные неимущественные права: право авторства, то есть право признаваться автором произведения; право на имя, то есть право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, вымышленным именем (псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно); право на неприкосновенность произведения; право на обнародование; право на отзыв, то есть право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании (ст. 15 Закона). Личные неимущественные права являются самостоятельным объектом гражданских прав – нематериальными благами (ст. 151 ГК). Личные неимущественные права на произведения науки, литературы и искусства охраняются бессрочно (ст. 20 Закона).

В соответствии со ст. 15 Закона личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода (передачи) исключительного права на произведение к другому лицу. Личные неимущественные права автора не отчуждаемы и не передаваемы. Любые соглашения, направленные на отказ от личных неимущественных прав автора, ничтожны.

Таким образом, залог личных неимущественных прав невозможен.

2) имущественные права:

– исключительное право на произведение: право автора или иного правообладателя использовать произведение по своему усмотрению в любой форме и любым способом. При этом автору или иному правообладателю принадлежит право разрешать или запрещать другим лицам использовать произведение. Использованием произведения признаются: воспроизведение произведения; распространение экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности; прокат экземпляров произведения; ввоз на территорию Республики Беларусь экземпляров произведения; публичный показ экземпляров произведения; публичное исполнение произведения; передача произведения в эфир; передача произведения по кабелю; иное сообщение произведения для всеобщего сведения; перевод произведения на другой язык; переработка произведения для создания производного произведения; иные возможные способы использования произведения (ст. 16 Закона).

В соответствии со ст. 13 Закона автору или иному правообладателю в отношении компьютерной программы принадлежит исключительное право осуществлять или разрешать установку компьютерной программы на компьютер или иное устройство, запуск и работу с ней (использование заложенных в компьютерную программу функциональных возможностей), а также иные действия согласно ст. 16 Закона.

– право на получение авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения.

Таким образом, имущественный характер исключительного права на компьютерную программу и базу данных и права на получение авторского вознаграждения за каждый способ их использования, а также оборотоспособность или передаваемость (т.е. возможность отчуждения от правообладателя, возможность передачи права другому лицу. Пример ограниченно оборотоспособных объектов интеллектуальной собственности: фирменное наименование (ст. 1016 ГК), необоротоспособных: географическое указание (ст. 1025 ГК) рассматриваемых произведений позволяют сделать вывод о возможности этих прав выступать предметом залога. Так, например, правообладатель, передавший права на использование компьютерной программы лицензиату по лицензионному договору может передать в залог:

• имущественное право (требование) на получение роялти;
• исключительное право на компьютерную программу.

В ст. 147 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК) среди способов обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору поименованы лишь залог недвижимого и движимого имущества. Понятно, что наши объекты не относятся ни к недвижимому, ни к движимому имуществу. Означает ли это, что залог имущественных прав на компьютерную программу или базу данных в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору невозможен? Вовсе нет. Статья 147 БК не устанавливает императивно закрытый перечень способов исполнения обязательств по кредитному договору и отсылает нас к иным способам, предусмотренным законодательством Республики Беларусь или договором. С учетом норм ст. 147 БК, статей 316, 317, 339¹, 983 ГК и ст. 16 Закона правообладатель вправе передать в залог имущественные права на компьютерную программу или базу данных в обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из кредитного договора.

Возникновение права залога

По общему правилу право залога возникает с момента заключения договора о залоге, в отношении залога имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, – с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге, а в случаях, если необходима регистрация договора, – с момента регистрации договора (ст. 322 ГК).

Исходя из анализа п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)», приходим к выводу, что договор залога прав на компьютерную программу или базу данных не подлежит регистрации в Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь.

Таким образом, право залога в нашем случае возникнет с момента заключения договора о залоге.

Необходимость внесения информации о залоге в государственные реестры

В Республике Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 № 539 «О реестре движимого имущества, обремененного залогом» (далее – Указ № 539) создан Реестр движимого имущества, обремененного залогом (далее – Реестр). Реестр представляет собой информационную систему, содержащую информацию о правах залогодержателей на принадлежащее залогодателям движимое имущество, обремененное залогом, на основе которой в случае последующего залога определяется приоритет залогодержателя на удовлетворение своих требований по отношению к правам и законным интересам других залогодержателей за счет одного и того же имущества залогодателя (подп. 2.1 п. 2 Указа № 539). Мы помним, что к движимому имуществу относятся вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги (ст. 130 ГК). Согласно п. 5 Указа № 539 действие Указа № 539 не распространяется на отношения, регулируемые бюджетным, налоговым законодательством, а также законодательством: об обременении залогом имущественных прав.

Таким образом, при заключении договора залога прав на компьютерную программу или базу данных залогодержателю (равно как и залогодателю) не требуется вносить информацию о залоге в Реестр. В настоящее время у залогодателя или залогодержателя отсутствует обязанность вносить информацию о залоге прав на компьютерную программу или базу данных в какие-либо иные реестры или базы данных.

Оценка предмета залога

В соответствии со ст. 339¹ ГК при залоге имущественного права (требования) его стоимость определяется соглашением сторон, если иное не следует из характера самого права (требования) или не установлено законодательными актами.

Законодательным актом, а именно Указом Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 615), установлено иное. Так, в соответствии с п. 21 Положения об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь, утвержденного Указом № 615 (далее – Положение), проведение оценки стоимости объектов оценки является обязательным при предоставлении в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (за исключением межбанковского кредитного договора) залога имущества, кроме денежных средств. Оценивается стоимость имущества, передаваемого в залог.

Таким образом, в рамках кредитования необходимо проводить обязательную оценку имущества, передаваемого в залог.

Исходя из ст. 128 ГК имущественные права включаются в понятие «имущество». То есть имущественные права как предмет залога также подлежат обязательной оценке.

Применительно к нашей ситуации: у нас передаются в залог в том числе исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Это иной и самостоятельный объект гражданских прав. Возникает вопрос о необходимости обязательной оценки. Пролить свет на данный вопрос поможет п. 1 Положения, согласно которому объектами гражданских прав, подлежащими оценке в соответствии с Положением, являются, помимо прочих, имущественные права и другое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности. В развитие данной нормы принято СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности» (далее – СТБ).

В соответствии с п. 1 СТБ данным СТБ необходимо руководствоваться как при проведении независимой оценки, так и при проведении внутренней оценки. Объектом оценки согласно п. 3 СТБ является объект интеллектуальной собственности с учетом имущественных прав на него. Оценкой стоимости объекта интеллектуальной собственности (далее – ОИС) является определение стоимости имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности (подп. 4.1 п. 4 СТБ). Обязательная оценка ОИС проводится в том числе в целях передачи в залог (подп. 4.2 п. 4 СТБ). Для данной цели определяется рыночная стоимость путем использования рыночных методов оценки (сравнительного, доходного, затратного). Примечательно, что согласно подп. 12.2.1.5 п. 12 СТБ исследование объекта оценки заключается в идентификации прав на ОИС путем проведения проверки наличия и действительности сведений, подтверждающих правомерное владение ОИС, содержащихся в документах, а также на оригиналах и экземплярах произведения. При анализе документов устанавливают действительность и объем прав на ОИС (исключительные или неисключительные имущественные права), срок обладания правами, наличие в отношении исследуемого ОИС каких-либо обременений и других договорных условий закрепления прав собственности или прав на их использование.

Заключение об оценке должно содержать, помимо прочего, описание объекта оценки (реквизиты соответствующих охранных документов и сроки их действия, а также реквизиты других документов, идентифицирующих принадлежность прав, сведения о правообладателе, сроке и территории действия прав, ограничениях, накладываемых какими-либо договорами, и другие сведения) (подп. 12.3.2 п. 12 СТБ).

Таким образом, при передаче в залог имущественных прав (исключительного права на произведение, права на получение авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору необходима обязательная оценка (независимая или внутренняя). В целях минимизации правовых рисков рекомендуем принимать лишь независимую оценку как оценку, описывающую действительность, принадлежность и объем закладываемых прав.

Подтверждение наличия и действительности прав, отсутствия обременений

1. Перед заключением договора о залоге залогодержатель обязан проверить наличие (принадлежность залогодателю) передаваемых в залог прав. Здесь возникает большая проблема, влекущая высокие правовые риски. Связано это с тем, что в Республике Беларусь нет какой-либо обязательной государственной регистрации или обязанности по внесению информации в какой-либо реестр при создании компьютерной программы или базы данных. Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на экземпляре произведения (презумпция авторства) (ст. 8 Закона).

При отсутствии обязательной государственной регистрации компьютерных программ существует добровольная. Так, регистрация компьютерных программ осуществляется Национальным центром интеллектуальной собственности (далее – НЦИС), производится добровольно по усмотрению автора или иного обладателя исключительного права на компьютерную программу (далее – правообладатель) в порядке оказания услуг правообладателям на основе представляемых ими сведений (материалов, подтверждающих создание компьютерной программы и принадлежность исключительного права на такую компьютерную программу конкретному лицу). Осуществляемая со стороны НЦИС регистрация не является основанием или условием возникновения и осуществления авторского права на компьютерную программу и производится для целей дополнительного удостоверения факта существования компьютерной программы, принадлежности авторского права и других фактических обстоятельств в объеме сведений, содержащихся в заявке на регистрацию компьютерной программы и прилагаемых к ней материалах.

Проведение процедуры по регистрации компьютерной программы осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуги по регистрации компьютерной программы, заключаемого правообладателем с НЦИС. Основанием для заключения договора является обращение правообладателя (заявка), оформляемое в соответствии с установленной формой и подаваемое в НЦИС лично (через уполномоченного представителя) или по почте с приложением материалов, необходимых для принятия решения о возможности осуществления регистрации компьютерной программы. НЦИС, заключив договор с правообладателем, осуществляет необходимую обработку заявки и представленных материалов, обеспечивает в интересах правообладателя сопровождение регистрационной процедуры.

В результате проведения процедуры регистрации компьютерной программы:

• правообладатель получает свидетельство НЦИС о регистрации компьютерной программы;
• данные о компьютерной программе вносятся в Реестр зарегистрированных в НЦИС компьютерных программ (далее – Реестр НЦИС) и размещаются на сайте НЦИС;
• материалы компьютерной программы депонируются в НЦИС в течение пятилетнего периода, с возможностью продления на тот же срок, и могут впоследствии быть использованы для подтверждения от имени НЦИС необходимых правообладателю обстоятельств (https://ncip.by/avtorskie-i-smezhnye-prava/registraciya-kompyuternyh-programm/).

Таким образом, в целях минимизации правовых рисков залогодержателя можно рекомендовать брать в залог права только на компьютерные программы, зарегистрированные в Реестре НЦИС.

Залогодержатель обязан убедиться, каким образом была создана компьютерная программа (база данных) и перешли ли в полном объеме права к залогодателю (была ли она создана как служебное произведение (должностная инструкция, трудовой договор (контракт), служебное задание, акт приема-передачи), создана по договору о создании и использовании объекта авторского права либо права перешли по договору уступки исключительного права). Исходим из того, что лицензиат по лицензионному договору не получает исключительные права и, следовательно, не может передать их в залог. Если мы говорим о лицензионном договоре, то залогодателем исключительных прав может быть только лицензиар (независимо от вида переданной лицензии). На данном этапе залогодержателю должны быть представлены заверенные копии соответствующих договоров и иных документов, включая документы, подтверждающие постановку на бухгалтерский учет соответствующих нематериальных активов.

2. Передаваемые в залог права должны быть действительными. В соответствии со ст. 339¹ ГК срочное имущественное право (требование) может быть предметом залога только до окончания срока его действия. То есть срок действия и охраны передаваемого в залог права не должен быть менее срока действия обеспечиваемого залогом обязательства.

В соответствии со ст. 20 Закона по общему правилу исключительное право на произведение действует в течение жизни автора и пятидесяти лет после его смерти. Исчисление данных сроков начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения соответствующего срока.

Таким образом, залогодержателю необходимо четко определить срок действия передаваемого в залог права.

3. Залогодержатель должен установить отсутствие обременений на предмет залога. В силу того, что в Республике Беларусь на сегодняшний момент не регистрируется ни договор залога исключительного права на компьютерную программу и (или) базу данных, ни сам залог исключительного права на данные произведения, сделать это довольно проблематично. Безусловно, в анкете (заявке) или подтверждающем письме залогодатель укажет об отсутствии обременений на предмет залога. Но проверить это не представляется возможным.

Договор о залоге

Согласно ст. 320 ГК договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Обязанности залогодателя закреплены в ст. 339¹ ГК, дублировать их в договоре не обязательно. Однако в целях установления ответственности за их нарушение считаем целесообразным. Помимо существенных условий, предусмотренных ст. 320 ГК, обязанностей залогодателя и ответственности за их нарушение, в договоре о залоге необходимо указать: характеристику исключительного права и основание его приобретения, срок действия права, обязанность залогодателя поддерживать существование и режим правовой охраны исключительного права в пределах этого срока, обременения исключительного права, запрет на распоряжение без согласия залогодержателя.

Обращение взыскания на предмет залога

При неисполнении основного обязательства и обращении взыскания на предмет залога на основании ст. 339¹ ГК существует вероятность перевода прав на залогодержателя. Однако предмет залога является непрофильным активом для банка и его дальнейшее использование по прямому назначению (предоставление лицензий лицензиатам по лицензионному договору) в целях извлечения прибыли будет вступать в противоречие со ст. 14 БК.

Сафаревич Д.З.,
юрист

С иными материалами правоприменительной практики можно ознакомиться в системах
«ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE»

Материал предоставлен Национальным центром правовой информации Республики Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите «Ctrl+Enter».